https://www.mk.co.kr/news/it/view/2021/12/1112301/

http://www.pharmstoday.com/news/articleView.html?idxno=310156

https://www.kpanews.co.kr/article/show.asp?idx=225735&category=D

https://www.hkn24.com/news/articleView.html?idxno=321614

 

이 사건은 한국 제약소송 역사에서도 보기 힘든 10년 넘는 기간 동안 대법원을 2번 갔다 온 후 이루어진 대역전극의 드라마틱한 사건이다.

 

H사(구 C사)는 프레가발린을 유효성분으로 하는 통증 치료용 조성물 특허(제품명; 리리카)에 대해 권리자인 워너램퍼드 등을 상대로 하여 2011년 3월 해당 특허에 대해 무효심판을 최초로 청구했다. 리리카는 신경병증성 통증과 섬유근육통 예방 및 치료의 용도를 갖는 블록버스터 약물이었는데, 제네릭 제품 출시를 위해, 당시 H사(구 C사) 외에도 국내 11개 제약사가 무효심판을 청구하였다. H사(구 C사)를 대리한 AIP는 무효이유로서 명세서 기재불비, 미완성 발명 및 진보성 결여를 주장하였고, 나머지 회사들은 진보성 결여를 주장하였다. 그러나 2012년 특허심판원은 국내사들의 심판청구를 모두 기각하였다. 심판 당시에 많은 무효 주장이 있고, 다수의 심판청구인들이 존재하였기에, AIP는 특허법원에 제소할 당시 명세서 기재불비 주장을 보류하였고, 진보성 결여 주장만 한 채, 소송을 계속하였으나, 타 국내 제약사와 함께 특허법원과 대법원에서도 패소하였다.

 

전용실시권자인 한국화이자는 승소를 근거로 국내 제약사를 상대로 특허침해금지 및 손해배상 소송을 제기했고, 국내사들은 그때까지 판매했던 제네릭 제품에 대한 막대한 손해배상을 지불하게 된다. 침해소송 당시 몇몇 회사에서 명세서 기재불비를 주장하였으나, 이 주장을 뒷받침할 논거와 증거가 부족하여 모두 배척된 바 있다.

 

모든 국내 제약사들이 포기한 상태에서, H사(구 C사)만이 일차 무효심판의 대법원 판결 하루 전, 명세서 기재불비 및 미완성 발명의 무효이유를 들어 이차 무효심판을 제기했다. 특허심판원은 중복 심판청구에 해당한다는 권리자 측의 주장을 받아들여 이차 심판청구를 기각했으나, 특허법원은 중복 청구와 일사부재리에 해당하지 않는다고 판단했고, 2020년 5월 대법원도 상고를 기각하여 상기 이차심판은 특허심판원으로 환송되었다. 그 사이 해당 특허는 2017년 만료된다.

 

이차 심판 사건이 특허심판원으로 되돌아왔지만, 특허심판원이 해당 특허가 미완성 발명 내지 명세서 기재불비라고 주장하는 H사(구 C사)의 주장을 받아들일지는 여전히 회의적이었다. 앞선 일차 심판과 민사법원의 침해금지 및 손해배상소송 판결에서 명세서 기재불비가 아니라고 판단하였기 때문이다.

 

그런데 놀라운 반전이 일어났다. 특허심판원은 환송 심판에서 해당 특허가 ‘미완성 발명 내지 명세서 기재불비’라는 H사(구 C사)의 주장을 받아들여, 해당 특허를 2021. 9. 24.자로 무효로서 판단하게 된다. 일차 심판을 제기한지 10년이 훨씬 지나서 비로소 H사(구 C사)의 승소로 길고 긴 소송이 우선은 일단락된 것이다.

 

이 사건 심판은 종전 심판이 확정되기 전(일차 심결 대법원 선고 전)에 청구된 것이기에 현재 종전 심판의 심결이 확정되어 있음에도, 이 사건 심판에게 만은 일사부재리가 적용되지 않고, 중복심판에도 해당되지 않는다는 점에 숨겨진 무효 전략이 있기도 하다.

 

이번 심결이 확정될 경우, 해당 특허는 처음부터 없었던 것이 되어, 이때는 기존에 배상한 손해배상금을 부당 이익금으로 반환 받을 수 있는 법적 근거를 마련하게 될 수 있다는 점에 큰 의의가 있는 제약 특허소송 역사에 있어 실로 획기적인 사건이다.

 

10년이 넘는 기간 동안 끊기 있게 포기하지 않는 AIP 집념과 특허소송 실력의 결과인 사건이다.